ИТ: патентовать нельзя секретить
Спросив юристов о возможности патентования ИТ-разработок, вы можете получить целый спектр мнений от «все можно» до «ничего нельзя», причем количество высказанных мнений может превысить число юристов, их высказывающих. Далее — кратко и внятно о том, что в действительности можно и чего нельзя патентовать в информационных технологиях.
Что можно и чего нельзя патентовать в качестве изобретений
п. 1 ст. 1350 ГК РФ:
В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.
п. 5 и п. 6 ст. 1350 ГК РФ:
Не являются изобретениями, в частности:
1) открытия;
2) научные теории и математические методы;
3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
5) программы для ЭВМ;
6) решения, заключающиеся только в представлении информации.
В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.
Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:
1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, то есть способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и полученных такими способами продуктов;
2) топологиям интегральных микросхем.
На практике это означает следующее: результат интеллектуальной деятельности в области информационных технологий (РИД ИТ) можно патентовать в качестве изобретения как алгоритм (т.е. способ) и/или как устройство, реализующее этот способ. При этом способ вполне может основываться на открытии или на научной теории и содержать математические методы, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности и относиться к представлению информации. Но способ не должен заключаться исключительно в этих сущностях.
Патентоспособными могут быть, например, алгоритмы сжатия или шифрования информации для хранения на носителе или для передачи в канале, алгоритмы многофакторной авторизации, алгоритмы балансирования нагрузки серверов, алгоритмы выявления определенных элементов на изображении и т.п. В частности, математический метод определения минимальной длины М-последовательности для обеспечения заданной помехоустойчивости, заключающийся в решении системы матричных уравнений определенного вида, не может быть запатентован в качестве изобретения, а основанный на нем способ оптимизации помехоустойчивого кодирования в канале связи — вполне может. При этом на практике обычно одновременно патентуют и способ и устройство для его реализации, раздельно заявляя их в независимых пунктах формулы изобретения.
Примеры РИД ИТ, запатентованных в качестве изобретения:
US5708422 (AT&T Corporation (US)) Transaction authorization and alert system.
US6078908 (SCHMITZ, KIM (DE)) Method for authorizing in data transmission systems
US4464650 (SPERRY CORPORATION (US)) Apparatus and method for compressing data signals and restoring the compressed data signals
RU2438172C2 (Виза Интернешнл Сервис Ассошиэйшн (US)) Способ и система для осуществления двухфакторной аутентификации при транзакциях, связанных с заказами по почте и телефону.
RU2495488C1 (Закрытое акционерное общество «Лаборатория Касперского» (RU)) Система и способ контроля устройств и приложений при использовании многофакторной аутентификации.
RU2313916C2 (Квэлкомм Инкорпорейтед (US)) Система и способ акустической двухфакторной аутентификации.
Что можно и чего нельзя патентовать в качестве полезных моделей
п. 1 ст. 1351 ГК РФ:
В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.
Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.
п. 5 и п. 6 ст. 1351 ГК РФ:
Не являются полезными моделями, в частности, объекты, указанные в пункте 5 статьи 1350 настоящего Кодекса.
В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения указанных объектов к полезным моделям только в случае, если заявка на выдачу патента на полезную модель касается указанных объектов как таковых.
Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели объектам, указанным в пункте 6 статьи 1350 настоящего Кодекса.
На практике это означает, что для полезных моделей в дополнение к ограничениям, относящимся к патентованию изобретений, из числа объектов патентования исключен способ, т.е. патентовать в качестве полезной модели можно только устройство, причем одно (комплекты, системы и комплексы, состоящие из нескольких устройств, в качестве полезной модели не патентуются). Иными словами, для патентования алгоритмов следует использовать институт изобретений, а не полезных моделей.
Что можно и чего нельзя патентовать в качестве промышленных образцов
п. 1 ст. 1352 ГК РФ:
В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.
п. 5 ст. 1352 ГК РФ:
Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:
1) решениям, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия;
2) решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой, в частности решениям, идентичным объектам, указанным в пунктах 4–10 статьи 1483 настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, если права на указанные объекты возникли ранее даты приоритета промышленного образца, за исключением случаев, если правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект.
Предоставление правовой охраны промышленным образцам, идентичным объектам, указанным в пункте 4, подпунктах 1, 2 пункта 9 статьи 1483 настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, допускается с согласия собственников или уполномоченных собственниками лиц либо обладателей прав на указанные объекты.
На практике это означает, что патентовать в качестве промышленного образца можно дизайн (в русском значении этого слова — внешний вид) изделий, а нельзя — объекты, относящиеся к изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, наименованиям мест происхождения товаров. В частности, в качестве промышленных образцов можно патентовать оригинальный внешний вид изделия, оригинальный внешний вид его упаковки, элементы графического интерфейса пользователя.
Что можно и чего нельзя регистрировать в качестве товарных знаков
п. 1 и п. 2 ст. 1482 ГК РФ:
В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.
Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.
п. 1 ст. 1483 ГК РФ:
Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
На практике это означает, что регистрировать в качестве товарного знака можно название продукта, наименование его разработчика/производителя, литературный, изобразительный (графический), кинематографический или игровой персонаж (в том числе, в объемном виде), логотип, слоган (в том числе, в звуковом виде), цвет как таковой и даже аромат. Нельзя регистрировать в качестве товарного знака техническое решение (кстати, именно поэтому основной кубик Лего с восемью выступами не был зарегистрирован в качестве европейского товарного знака).
Что делать с заведомо непатентоспособными РИД ИТ
Если РИД ИТ не относится к патентному праву или к средствам индивидуализации, его можно охранять другими способами.
1. Охранять их как объекты авторского права. Например, зарегистрировать в качестве программы для ЭВМ или в качестве базы данных. Этот способ охраны исключительных прав прост и дешев, но малоэффективен, поскольку (а) в составе заявки можно депонировать лишь небольшой фрагмент кода (несколько страниц в печатном виде) и (б) алгоритм программы может быть реализован тысячей способов, не совпадающих с зарегистрированной программой, в том числе, на разных языках программирования. Тем не менее, в качестве дополнительного средства охраны регистрация программ и БД вполне годится. Другой способ заключается в депонировании произведения (скажем, сюжета игры) в виде литературного произведения в каком-либо официальном депозитарии, например, в Российской государственной библиотеке (РГБ).
2. Сохранить разработку в качестве секрета производства (ноу-хау). Последние изменения российского законодательства сделали этот путь вполне реалистичным, поскольку для введения на предприятии режима коммерческой тайны теперь не нужно превращать его в подобие советского п/я из ВПК с его первым и вторым отделами и секретной библиотекой.
3. Выложить разработку в свободный доступ. Смысл этого шага заключается в открытой публикации разработки с целью не допустить ее патентования или регистрации другими лицами и последующего предъявления претензий ее действительному разработчику в том случае, если патентование или регистрация разработчиком невозможна или нежелательна (например, по идейным соображениям). Публикацию в этом случае следует задокументировать (получить свидетельство о депонировании с приложением заверенной копии депонированного документа, оформить нотариальный акт осмотра сайта и, возможно, апостилировать его для международных целей и т.п.). В этом смысле использовать открытые репозитории в Интернете бессмысленно, поскольку сама выкладка сюжета, игровой механики или кода вряд ли сможет служить защитной публикацией из-за сложности доказывания даты электронной публикации и неизменности опубликованной информации.
Комплексный подход
Во всех случаях, когда это возможно, разумно использовать сочетание различных способов. Например, даже в случае патентования разработку может быть целесообразно де-факто сохранять в режиме коммерческой тайны до публикации заявки. Сохранение разработки (к примеру, компьютерной игры) в качестве секрета производства (ноу-хау) вполне сочетается с депонированием сюжета в РГБ без публикации и с регистрацией персонажей в качестве товарных знаков. Патентование устройств в качестве изобретений или полезных моделей иногда сочетают с патентованием в качестве промышленного образца, просто приводя в заявке на промобразец внешний вид изделия, защищаемого патентом на изобретение или полезную модель.
Ну хорошо, это все для России. А как быть с остальным миром?
По сути, так же. В разных странах механизмы обеспечения правовой охраны РИД ИТ могут отличаться, например, не везде существует институт полезных моделей или регистрация программ и БД, вместо депонирования в РГБ может быть разумнее использовать депонирование в USPTO или в специализированном сервисе защитных публикаций (www.researchdisclosure.com или ip.com/prior-art-database), но принцип оптимизации режима правовой охраны в зависимости от существа охраняемых РИД ИТ и комплексный подход к охране остаются неизменными.
© Megamozg
