Патентование изобретений. 5 распространенных ошибок ИТ-бизнеса04.02.2020 17:40

04.02.2020, Вт, 17:25, Мск , Текст: Артемий Куприянов

Далеко не все объекты авторского права можно регистрировать как изобретения. Да и сам процесс таит для неспециалиста ряд подводных камней. Российские ИТ-компании при разработке новых продуктов часто сталкиваются с подобными вопросами. Неправильные ответы на них могут привести к финансовым убыткам, потерям интеллектуальной собственности, судебным тяжбам. CNews cовместно с компанией Versus.Legal приводит 5 самых частых ошибок, допускаемых ИТ-компаниями в процессе получении патентов на изобретения.

Ошибка 1. Попытка получить патент на программу для ЭВМ

Нередко ИТ-компании полагают, что в качестве изобретения можно зарегистрировать компьютерную программу (например, ПО или компьютерную игру). Но в законе прямо сказано, что компьютерные программы являются объектами авторского права и охраняются, как литературные произведения.

То есть, в качестве изобретения нельзя зарегистрировать программный код, написанный разработчиком. Но можно защитить технологический способ взаимодействия с программным кодом (системы, алгоритмы, методы выполнения задач).

Например, патент на изобретение «Алгоритм поиска в компьютерных системах и базах данных» защищает способ получения соответствий между музыкальной и текстовой информацией. Такой способ включает в себя индексацию музыкальной информации (т. е. ее сбор, сортировку и хранение), ввод запроса в поисковую систему и поиск по тексту. Музыкальная информация загружается в систему поиска в виде мелодии. Она преобразуется алгоритмом распознавания пения в псевдотекст, затем проставляются ударения, и итог сохраняется в хранилище псевдотекстов. Затем текстовый запрос вводится в систему поиска, которая ищет соответствие с псевдотекстом, созданным на основе введенных в систему музыкальных произведений.

Как избежать ошибки. Все зависит от типа нового продукта. Если вы хотите защитить программный код, используйте для его охраны другие юридические механизмы. Например, регистрация программы для ЭВМ. Если же изобретена оригинальная система или способ поиска информации с помощью программного кода, то можно подать заявку на получение патента.

Ошибка 2. Попытка сделать автором изобретения компанию

Автором изобретения может быть только гражданин. А вот патент на изобретение может получить фирма-работодатель. В ИТ-компаниях, чьи работники разрабатывают новые продукты, нередко путаются в том, кого считать создателем изобретения, а кто может подать заявку на получение патента.

В законе ясно сказано, что автором изобретения может быть только физическое лицо. Ему принадлежит так называемое право авторства, в патенте на изобретение именно он будет указан автором. При этом право на получение патента на изобретение автор может передать другому лицу, например, компании. В этом случае заявителем по патенту будет данная фирма.

Когда речь идет о работнике, создавшем изобретение при исполнении своих служебных обязанностей, то право на получение патента по умолчанию принадлежит его работодателю. Конечно, при условии, что договор с работником не предусматривает другие правила. При этом работодатель получает исключительное право на патент, но в заявке обязательно указывает работника автором изобретения.

Вышесказанное относится к ситуациям, когда изобретение является служебным, то есть создано сотрудником по заданию работодателя в соответствии с его должностной инструкцией. Часто в ИТ-компаниях служебная документация, должностные инструкции и порядок выдачи служебных заданий сотрудникам должным образом не проработаны. И споры об авторстве переходят в судебные инстанции.

Из юридического опыта. ООО «НТЦ «НефтеГазДиагностика» предъявило иск двум изобретателям. Компания попыталась аннулировать их статус патентообладателей в отношении патента «Способ антикоррозионной защиты внутренней и внешней поверхностей металлических трубопроводов наложением переменного тока» и признать себя единственным владельцем прав на изобретение. По мнению НТЦ, ответчики создавали изобретение при выполнении трудовых обязанностей, поэтому оно является служебным и принадлежит ему. Суд отказал в иске, так как истец не представил документы, подтверждающие разработку изобретения в рамках трудовой деятельности ответчиков (в частности, не было служебного задания, которое выдавалось ответчикам для создания спорного изобретения).

Как избежать ошибки. Чтобы избежать споров с работниками по поводу служебных изобретений, детально проработайте должностную инструкцию. В ней укажите технологии, создание которых относится к должностным обязанностям сотрудника. Выдавайте служебные задания на разработку конкретной технологии и подпишите с работником акт передачи изобретения. Он подтвердит выплату сотруднику служебного вознаграждения за создание изобретения. Урегулировать процесс можно Регламентом компании о защите ее интеллектуальной собственности.

Ошибка 3. Попытка зарегистрировать как изобретения идеи и научные открытия

Бывает так, что ИТ-компания пытается зарегистрировать в качестве изобретения природное явление или научное открытие, которые в действительности не охраняются патентным правом. Как отличить одно от другого?

В сентябре 2019 г. американские ученые открыли новый метод передачи квантовой информации: если сблизить два электрона, имеющих разный собственный момент вращения (спин), то направление спинов этих электронов может меняться одновременно, и электроны становятся копией друг друга. Такое свойство электронов открыли в процессе эксперимента, но запатентовать сам процесс изменения состояния электронов как изобретение нельзя, так как речь идет о природном явлении. Однако ученые могут запатентовать способ изменения состояния электронов и способ передачи квантовой информации с помощью электронов, поскольку данные технологии — продукт человеческой деятельности, а не явления природы.

Также не являются изобретениями новые методы ведения бизнеса без какой-либо технической составляющей. Например, если компания создала новый метод ведения бухгалтерского учета (без привлечения каких-либо технологий), она не получит охрану с помощью патента. Изобретениями могут быть сами технические решения (к примеру, устройство по передаче сообщений), методы с технической составляющей (например, метод добычи нефти с помощью буровой установки) или целая система технических решений и методов их использования (например, система передачи данных).

ИТ-компаниям также могут отказать в регистрации патента, если заявленная «технология» — открытие либо метод деятельности, не содержащий какого-либо технического решения.

Как избежать ошибки. Подумайте, содержится ли в изобретении какое-либо техническое решение, не связанное с природными явлениями (как в случае с квантовой физикой)? Если, допустим, изобретен новый способ сбора данных, то в описании способа должны быть не только организационные аспекты, но и конкретный технический результат.

Ошибка 4. Если другие не зарегистрировали это изобретение, то патент наш!

Российское законодательство предъявляет много требований к изобретению. Помимо главного критерия — новизны, Роспатент анализирует его на изобретательский уровень. То есть изобретение не должно быть очевидным для специалиста в соответствующей области. Есть много примеров, когда у технического решения отсутствует изобретательский уровень. К примеру, оно является лишь незначительной доработкой существующей технологии, которая очевидна для профильного специалиста. Другой вариант — когда две запатентованные технологии соединяют в одно целое. К примеру, если одна часть изобретения включает все признаки одного патента, а другая часть — другого, то патентное ведомство может заявить, что «изобретение» не соответствует изобретательскому уровню.

Например, в 2018 г. Роспатент отказал в выдаче патента на изобретение «Устройство видеоконтроля», поскольку оно не отвечало изобретательскому уровню. В формуле изобретения описывались две видеокамеры, расположенные и зафиксированные в системе координат системой спутниковой навигации. Одна из камер снимала объект и хранила информацию, вторая — фиксировала на видео действия первой камеры. Заявленная технология была очевидна для специалиста, так как описывалась в похожих патентах США.

Как избежать ошибки. Перед подачей заявки проведите патентный поиск не только по России, но и по всему миру в открытых источниках. Ими могут выступать зарубежные патенты (рекомендуем проверить реестры наиболее развитых стран: США, Великобритания, Япония и т. д.), научные статьи, материалы научных конференций по нужной теме.

Результаты поиска помогут понять, действительно ли ваша технология соответствует изобретательскому уровню.

Ошибка 5. Не включать в формулу изобретения все элементы, указанные в описании изобретения

Зарегистрированное изобретение состоит из 2 главных частей: описания изобретения и его формулы. Наиболее важной частью является формула, в которой заявитель описывает границы своего исключительного права на изобретение. Фактически формула изобретения определяет, нарушает ли другая компания этот патент или нет. Поэтому если какой-то из признаков изобретения указан в описании (к примеру, отдельный этап в описываемом методе), его стоит включить в формулу, чтобы получить монополию на данный элемент технологии. Упущение столь важной детали может плохо закончиться.

Компания Johnson&Johnson запатентовала в качестве изобретения процесс изготовления печатных плат с использованием алюминия, но в описании изобретения указала, что вместо алюминия может использоваться сталь. Именно сталь для получения аналогичных плат и использовал в своей технологии конкурент-ответчик, в отношении которого Johnson&Johnson попыталась взыскать убытки за нарушение патента. Суд, отказав истцу, посчитал, что Johnson&Johnson указала сталь в качестве элемента изобретения в его описании, но не включила данный элемент в формулу изобретения, тем самым разрешив открытое использование стали.

Как избежать ошибки. Если в изобретении можно использовать несколько взаимозаменяемых элементов и все они патентоспособны, включите их в описание изобретения и обязательно укажите в формуле изобретения. В противном случае конкуренты смогут использовать технологию с теми элементами, которые не были включены в формулу.

Полный текст статьи читайте на CNews