Выбираем патентного поверенного
У каждой инновационной компании рано или поздно возникает вопрос по выбору юридической фирмы для защиты своих прав на изобретения. В Parallels эта тема возникла в момент объединения портфелей патентов с Corel. И у Parallels, и у Corel были свои патентные поверенные. Был вариант выбрать одного из них и продолжить работу без особых усилий. Но мы решили подойти к этому вопросу основательно. Процесс прошел не так плавно, как хотелось бы, поэтому я поделюсь своими наработками. Надеюсь это позволит вам избежать неожиданностей и подводных камней в будущем.
Сразу необходимо уточнить, что многие аспекты зависят от типа вашей компании и специфики деятельности. Для начала нужно провести анализ и понять, что именно вы ищете. Здесь я предлагаю взглянуть на следующие пункты:
1. Страны, в которых вы хотели бы защитить свое изобретение
Исключительные права являются территориальными. Чтобы определить, в какой стране защищать, подумайте, где ваш основной рынок и продажи, посмотрите по конкурентам, где и что они патентуют.
Более того, необходимо понимать, что не каждый юрист подойдет для вашей задачи. Убедитесь, что вы рассматриваете только зарегистрированных в необходимой стране патентных поверенных. Конечно, есть вариант работать через посредников, но оно вам надо? Платить и посреднику, и патентному поверенному, при том, что в таком случае качество работы снижается из-за отсутствия должного общения и задержек при обмене информацией и документами.
2. Бюджет
Этот пункт не требует объяснений. Небольшой совет для упрощения переговоров и своих возможностей: напишите желаемую и максимальную суммы, которые вы готовы заплатить за создание одной заявки и за весь процесс получения патента. Хоть в США и почасовая плата, со многими фирмами можно договориться на разные схемы скидок или фиксированных цен за определенные типы заданий.
Чем больше прописанных фиксированных позиций (например, за подачу одной заявки, ответ на возражение проверяющего и переговоры с ним), тем больше контроля над затратами и возможностей по планированию бюджета. Также необходимо помнить, что стоимость услуг в разных частях страны различается, а на взаимодействие с патентным офисом местоположение не влияет (в пределах одной страны).
3. Размер портфолио, потенциальный объём работы
Не все фирмы и тем более не все патентные поверенные могут поддерживать и увеличивать большое патентное портфолио. Здесь учитывается и поток новых идей, и количество заявок, рассматриваемых патентным офисом, и ваша стратегия для расширения портфеля. Более того, сама юридическая компания может быть большой, но при этом отдел, занимающийся патентованием, может состоять из одного человека.
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не отдать все свое портфолио в руки одного человека, который прикрывается большой компанией, потратьте свое время и проведите тщательный due diligence.
4. В какой сфере находятся ваши изобретения
Еще один пункт для вашего due diligence: владеет ли рассматриваемый вами патентный поверенный знаниями и опытом в области ваших изобретений. Это довольно важный пункт. Он напрямую повлияет на качество написания заявок. Без необходимой подготовки и знаний человек просто не сможет полностью понять вашу идею и детально описать ее в документе, что требуется для эффективной защиты изобретений.
5. Срочность выбора
Сколько вы можете потратить времени на поиски и выбор. Например, если вы ищете себе поверенного для быстрой подачи формальных документов или оплаты пошлины, нет смысла тратить время и устраивать тендер. В таких случаях можно просто пройтись по списку зарегистрированных поверенных в стране, спросить совета на различных каналах и форумах.
Если же вам необходима фирма для работы и поддержания большого патентного портфолио, и сроки вам позволяют потратить какое-то количество времени на выбор хорошей фирмы или отдельного юриста, то почему бы и не потратить больше времени на это процесс.
6. Насколько актуальными являются для вас вопросы лицензирования и судебных разборок?
У каждой юридической фирмы свои цели и сферы услуг. Где-то огромные отделы по судебным разбирательствам, а где-то их вообще нет. Полностью не откидывайте этот вопрос: раз вы патентуете изобретения, судебные разборки могут вылезти в любой момент.
7. Собираетесь ли вы переводить всю свою интеллектуальную собственность в одну компанию?
Многие компании, занимающиеся патентованием, также предлагают услуги по торговым знакам, регистрации авторских прав и т.д. Рассматриваете ли вы возможность управления полным пакетом вашей интеллектуальной собственности одной компанией? Для этого может понадобиться более комплексный анализ компании, цен и качества работы во всех областях.
Самих способов поиска и выбора компаний достаточно много, по совету знакомых/коллег, просто поиск по местонахождению, по всем лицензированным патентным поверенным в необходимой стране. Он зависит от ваших требований, временных и денежных затрат.
Тендер
Существуют разные программы для эффективного проведения открытых и прозрачных тендеров, например scanmarket.com. При открытых тендерах вы ставите дедлайн для подачи заявок, публикуете ресурсы для этих заявок и потом проводите несколько этапов выбора компаний из поданных заявок.
На первых этапах можно даже не взаимодействовать с самими компаниями, а просто отсеивать по информации в изначальной заявке (цена, скорость работы, опыт, специализация и т.д.). На следующих этапах можно устраивать тестирование и беседы с руководством и поверенными, что даст больше представления о людях, коллективе и отношении к клиентам. Данный тип подходит для крупных организаций с внушительными портфолио и объёмом работы.
В своей компании мы решили обойтись без использования стороннего ПО и запросили у выбранных компаний предложения по электронной почте. Так можно заранее выбрать компании, которые стоит рассмотреть, и тем самым немного сократить время на ожидание подачи заявок. Необходимо будет составить RFQ (запрос цен), тестовое задание и устроить внутреннюю оценку предложений.
Данные тендера скрыты, и никто не может принять в нем участие, кроме выбранных компаний. Также в отличие от открытого тендера, участвующие компании не будут видеть предложенные цены и другие данные компаний конкурентов.
В обоих случаях вы выбираете этапы процесса выбора и критерии.
Рекомендации
Не стоит недооценивать эффективность нетворкинга. Тут помогут разные конференции (например, EPO Patent Information Conference), воркшопы, вебинары, каналы в разных платформах (например, «IPconnect» в телеграмме). Пообщайтесь со своими коллегами в других компаниях, узнайте про их опыт и подрядчиков.
Поиск в интернете
Юридическим компаниям так же необходимо пиариться, многие из них выпускают статьи на различные тематики, рассказывают про свой судебный опыт и успех. Посмотрите на отчеты и рейтинги компаний.
Не забудьте проверить найденных специалистов по реестру зарегистрированных патентных поверенных (для США — oedci.uspto.gov/OEDCI/practitionerSearchEntry). Однако реестр не даст вам представления о качестве работы этих людей. Для этого вам понадобится поискать заявки, над которыми они работали, посмотреть их историю и техническую сферу; поискать какую-либо информацию об их опыте и знаниях (LinkedIn в помощь). Существуют также сайты и программы со статистикой по заявкам и эффективности разных фирм.
Так же в USPTO (патентный офис США) есть различные ссылки, помогающие подать заявку на патент, разобраться с системой и найти поверенных: www.uspto.gov/patents-getting-started/legal-assistance-and-resources.
Выбирайте компанию, которая будет учитывать ваши интересы: составит индивидуальное предложение по всем этапам процедуры, проконсультирует по стратегии и поможет остаться в рамках бюджета. Так можно будет сосредоточиться на своей работе и положиться на выбранных людей.
