Менеджмент рисков при зарубежном патентовании
Известно, что зарубежное патентование изобретений — дело недешевое. Затраты на патентование одного изобретения в 30–40 странах (типовой целевой рынок для hi-tech продукта сектора В2В или В2С) и поддержание патента в силе в течение первых десяти лет составляют приблизительно 200–300 тыс. долл. Учитывая, что патентный портфель молодой высокотехнологичной компании, как правило, содержит от трех до десяти патентов и патентных заявок, совокупные затраты на патентование чаще всего оказываются в диапазоне 1–2 млн. долл. Столь значительные суммы требуют особого внимания.
Одна из прошлых публикаций была посвящена оптимизации маршрута зарубежного патентования, которая позволяет выбирать между экономией и гибкостью в принятии решений по тем или иным странам, а также учитывать предпочтительный график финансирования программы патентования.
Сегодня в центре внимания вопрос адекватного управления рисками, состоящими в том, что цель патентования — обеспечение правовой охраны изобретения на целевых рынках — не будет достигнута при всех понесенных затратах. В патентовании в полной мере применимы принципы классического менеджмента рисков, но для их эффективного применения следует знать специфические инструменты риск-менеджмента при зарубежном патентовании.
Краткая историческая справка по зарубежному патентованию Возраст патентной системы (в ее нынешнем понимании) в большинстве промышленно развитых стран составляет приблизительно от 200 до 400 лет. Но еще полтора века назад патентование изобретений в иностранных государствах было сопряжено с огромными расходами и трудностями, поскольку подавать патентные заявки приходилось одновременно во всех интересующих странах и при этом учитывать требования национальных законов, которые были во многом различны и даже противоречивы. Для этого требовалось нанимать юристов для ведения дел и уплачивать пошлины одновременно во всех этих странах, причем делать это зачастую приходилось задолго до того, как становились ясными перспективы монетизации изобретения. Трудности зарубежного патентования сдерживали распространение прогрессивных технологий и крупные промышленники интенсивно лоббировали появление международных патентных процедур.Первым значительным успехом в этом направлении было принятие в 1883 году Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Страны-участницы конвенции обязались предоставлять гражданам других стран-участниц такую же охрану патентных прав, как и собственным гражданам. Кроме того, на основании первой заявки, поданной в одной стране-участнице конвенции, в течение определенного срока стало возможным подавать заявки во всех других странах-участницах с сохранением приоритета первой заявки. Это существенно упростило зарубежное патентование, поскольку для подачи заявок в других странах отводилось гораздо больше времени (6 или 12 месяцев), что позволяло без спешки выполнить необходимые приготовления и распределить расходы во времени. Конвенционная система действует и по сей день, объединяя 175 государств, приоритетный период для изобретений составляет 12 месяцев.
Развитием конвенционной системы стало заключение в 1970 г. и вступление в действие в 1978 г. Договора о патентной кооперации (РСТ). РСТ обеспечивает возможность гражданам стран-участниц договора путем подачи одной международной заявки в одной стране на одном языке обеспечить возможность последующей подачи в течение 20 или 30 месяцев заявок во всех других странах-участницах с сохранением приоритета первой заявки. Кроме того, в отношении только этой одной международной заявки проводится формальная экспертиза и международный поиск, возможно также проведение международной предварительной экспертизы. Международная заявка централизованно публикуется и по умолчанию рассылается патентным ведомствам всех государств-участников РСТ (148 на сегодняшний день). Эти действия принято называть международной фазой международной заявки. Результаты международного поиска и заключение международной предварительной экспертизы в той или иной мере учитываются в дальнейшем при экспертизе заявок в ходе национальной фазы — в национальных патентных ведомствах, во всяком случае, они позволяют уменьшить размер пошлин в большинстве стран. В результате удельная стоимость зарубежного патентования по системе РСТ снизилась приблизительно вдвое по сравнению с конвенционной системой.
Следующим шагом по оптимизации международного патентования стало создание региональных патентных систем, прежде всего, европейской (на основе Европейской патентной конвенции 1973 г., вступившей в действие в 1977 г.) и евразийской (на основе Евразийской патентной конвенции 1994 г., вступившей в действие в 1995 г.). Региональные системы позволяют дополнительно снизить удельную стоимость патентов при патентовании в большом количестве стран этих регионов.
Инструменты риск-менеджмента при зарубежном патентовании Патентный поиск и анализ на этапе подготовки патентной заявкиПатентный поиск и анализ, проводимый на этапе подготовки патентной заявки, позволяет оценить патентоспособность технических решений, предполагаемых для патентования. Оценка патентоспособности на раннем этапе (еще до составления заявки) позволяет (а) исключить из программы патентования заведомо непатентоспособные решения и (б) определить направления доработки условно-патентоспособных решений для повышения шансов получения патентов и обеспечения устойчивости будущих патентов к аннулированию. Составление патентных ландшафтов и профилей дает общую патентную картину по отрасли или по конкретным лицам — партнерам, конкурентам и т.д. Патентный SWOT-анализ — ценнейший кладезь информации для принятия стратегических решений в условиях неопределенности.
Применение коллективных маршрутов международного патентования для снижения удельной стоимости патентованияТакие маршруты непосредственно не влияют величину рисков отказа в выдаче патента, но за счет уменьшения удельной стоимости патентования позволяют снизить цену риска, т.е. потери в случае наступления рискового события.
Использование результатов международного поискаМеждународный поиск по процедуре РСТ позволяет заявителю оценить шансы на получение патента до перевода международной заявки в национальную фазу в различных странах. В случае, если из отчета о международном поиске становится ясно, что эти шансы невелики, от национальной фазы в некоторых или во всех странах можно отказаться, исключив, таким образом, непродуктивное расходование средств. Кроме того, по результатам международного поиска возможно однократное изменение формулы изобретения международной заявки до ее перевода в национальную фазу (в установленных пределах, разумеется).
Использование результатов дополнительного международного поискаПроцедура РСТ предусматривает возможность проведения одного или нескольких дополнительных международных поисков. Это позволяет заявителю более точно оценить шансы на получение патента в той или иной стране, поскольку дополнительный поиск расширяет языковой и технический объем поиска. Например, для российского заявителя есть возможность провести основной международный поиск в отношении заявки на русском языке силами Роспатента (это дешевле), а затем при необходимости провести еще и дополнительный поиск в отношении перевода заявки на английский язык — на этот раз силами Европейского патентного ведомства (это дороже, но международный авторитет ЕПО выше).
Использование заключения международной предварительной экспертизыПомимо международных поисков, заявитель может инициировать международную предварительную экспертизу. Заключение международной предварительной экспертизы носит рекомендательный характер, однако если в качестве органа, проводящего такую предварительную экспертизу, выбрано патентное ведомство страны, в которой предполагается в дальнейшем вступать в национальную фазу, то в случае положительно заключения предварительной экспертизы получение патента в такой стране гарантировано на 99%. Например, выбор ЕПО в качестве органа международной предварительной экспертизы позволяет убедиться в патентоспособности изобретения в Европе за меньшую цену, чем при подаче европейской заявки, а в случае негативного заключения предварительной экспертизы — внести изменения в описание, чертежи и формулу изобретения (также в установленных пределах) до перевода международной заявки в национальную фазу.
Выбор национальных представителей/агентовГрамотный выбор агентов в национальной фазе способен заметно снизить риски отказов в выдаче патентов в спорных случаях, поскольку квалификация и личностные качества агента существенно влияют на убедительность аргументов в ходе спора с экспертизой. Не стоит выбирать, например, такого агента. О том, как выбирать агента, немного есть здесь.
Привлечение консультантовИностранные агенты чаще всего работают в режиме «почтового ящика», т.е. просто пересылают заявителю запросы и уведомления патентных ведомств. Для ответов на запросы есть смысл обращаться за помощью к специалистам по патентованию, даже если вам кажется, что вы хорошо понимаете суть запроса и вам есть что ответить. При подготовке ответов следует просчитывать ситуацию на пару ходов вперед, чтобы не навредить себе же. Запросы и ответы на них пишутся на особом канцелярите с учетом писаных и неписаных правил, определяемых сложившейся практикой. Слова в них могут иметь иное значение, чем в повседневной жизни (и это справедливо для всех языков). Кроме того, мнение эксперта, выраженное в запросе, может не совпадать с его точкой зрения (это шутка с долей шутки) и это нужно уметь видеть.
Поддержка со стороны авторов изобретенияДля подготовки ответов на запросы и уведомления патентных ведомств полезно заручиться поддержкой авторов изобретения, даже в том случае, если они уже не работают в компании-заявителе. Для этого разумно внести соответствующие положения в договор о вознаграждении авторов. Ну и в случае расставания держать в голове, что эти люди вам еще могут понадобиться.
Мониторинг сроков юридически значимых действий в ходе патентованияПропуск сроков — пожалуй, самое худшее, что может случиться в ходе патентования. Если пропущенный срок не подлежит восстановлению, заявка признается отозванной и затраты оказываются выброшенными на ветер. Кроме того, если признана отозванной уже опубликованная заявка, она может быть противопоставлена вновь поданной аналогичной заявке. Поэтому разумным будет составить график патентования с контрольными точками и периодически проверять его выполнение. Делать это стоит, даже если вы пользуетесь услугами агента. У нас в стране деятельность патентных агентов (поверенных) не страхуется. Получить возмещение убытков/упущенной выгоды через суд практически нереально даже при наличии вины агента. Я не слышал также, чтобы кто-то получил возмещение от иностранного агента. На практике агент рискует лишь репутацией.
Преобразование заявокВ определенных случаях при неблагоприятном прогнозе исхода экспертизы возможно «спасение» заявки путем ее преобразования в другой вид. Например, в ряде стран, включая Россию, заявку на изобретение, не соответствующее условию изобретательского уровня, возможно преобразовать в заявку на полезную модель и практически гарантированно получить патент. Иногда заявку на изобретение возможно преобразовать в заявку на промышленный образец, хотя это уже экзотика.
Выделенные заявкиДругой вариант «спасения» проблемной заявки — использование механизма выделенных заявок. Например, если преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель уже невозможно, то в течение определенного срока все же есть возможность подачи выделенной заявки на полезную модель с хорошими шансами на получение патента.
Продолжающие и частично-продолжающие заявкиЭти особые виды заявок, специфичные для США, позволяют выжать из процесса патентования максимум пользы, даже в случае непатентоспособных решений. В частности, использование механизма продолжающих и частично-продолжающих заявок позволяет изменять и дополнять заявки, а также постоянно держать наготове «подводные» заявки, невидимые конкурентам.
Применение РРНПрименение процедур РРН (Patent Prosecution Highway) позволяет после получения положительного решения экспертизы в одной стране-участнице РРН ускорить рассмотрение заявки и несколько повысить шансы на получение патента в другой стране-участнице РРН.
В целом, патентование в не меньшей степени, чем, скажем, инжиниринг или маркетинг, заслуживает стратегического планирования и тактического управления. Применение научного менеджмента, в частности, инструментов патентного риск-менеджмента, позволяет получить максимальную отдачу от тех немалых затрат, которые несет заявитель в случае зарубежного патентования.
