Аудит интеллектуальной собственности в организации: защитить бизнес и повысить его стоимость
Как спасти свой it-бизнес от недобросовестных фрилансеров, не напортачить с договорами с сотрудниками и защитить собственную интеллектуальную собственность рассказали юристы AG-LEGAL в своем материале.
Содержание статьи
Аудит интеллектуальной собственности. Объясняем на пальцах
Зачем выстраивать систему управления ИС
Важные моменты
Выводы
Николай РухтинЮрист AG-LEGAL
Ситуация: вы долго и упорно создавали и растили ваш ИТ-стартап. Нашли потенциальных инвесторов, дошли до этапа переговоров, они оценили вашу компанию и… отказались вкладываться в ваше дело. Звучит очень грустно!
Почему так случилось? Думаю, что мы можем сыграть в Вангу: вы работали с фрилансерами, не заключали правильные договоры с дизайнерами, разработчиками, и теперь не можете даже подтвердить права на всё, что было создано. Чтобы не повторить эту печальную историю на практике, читайте нашу статью, в которой юристы AG-LEGAL рассказывают, как этого не допустить!
1. Аудит интеллектуальной собственности. Объясняем на пальцах
Для начала определимся с тем, что вообще такое Аудит интеллектуальной собственности. Речь идет о комплексном анализе того, как в компании выстроено оформление интеллектуальной собственности (далее ИС). В рамках проведения подобной проверки выясняется, кто создавал объекты интеллектуальной собственности, каким образом оформлялись отношения компании с авторами, какие имеются ограничения и обременения.
Скажем проще: аудит ИС — это что-то схожее с проверкой юридической чистоты объекта интеллектуальной собственности. Разница лишь в том, что проверка юридической чистоты проводится по отношению к одному конкретному активу, а аудит ИС предполагает проверку юридической чистоты всех таких активов компании. Сюда же добавляем и проверку того, как компания управляет своими интеллектуальными правами.
С понятием разобрались. Давайте разбираться с тем, кому вообще стоит проводить аудит ИС. Логично, что самым важным признаком будет — заработок на интеллектуальной собственности. Т.е. IT-компаниям, Инжиниринговым организациям, творческим фирмам (издательства, дизайнеры, музыкальные лейблы, блогеры и т.д.).
Таким образом, грамотно устроенная система управления интеллектуальной собственностью будет полезна всем тем, кто собирается зарабатывать на результатах творческого и интеллектуального труда.
2. Зачем выстраивать систему управления ИС
Наверное, первое, что вы хотели бы узнать об управлении ИС — зачем оно нужно?
Аудит интеллектуальной собственности дает возможность подтвердить, что права на всяческие разработки и иные интеллектуальные продукты верно оформлены. Давайте разберемся в случаях, когда вам может понадобиться заручиться подобной уверенностью.
В ваших планах работа с крупными заказчиками — в крупных корпорациях приняты комплаенс-проверки (проверка на соответствие требованиям) и due diligence при заключении договоров с новыми контрагентами, чтобы претензии от третьих лиц не касались их интересов и не нарушили налаженных бизнес-процессов.
Мы настоятельно рекомендуем проводить аудит ИС, если вы намерены привлекать инвестиции в свой бизнес. Или же вы надумали продать свою компанию. Помните: инвесторы всегда интересуются тем, насколько надежно обеспечены активы компании, в которую он собирается вложить рублем и не только.
Берете кредит под залог интеллектуальной собственности? Срочно проводите аудит ИС! Банки обязательно и с особой тщательность проводят проверки юридической чистоты предмета залога. В связи с чем настоятельно рекомендуем перед подачей заявки на кредит проверить свою компанию самому.
Ваша предпринимательская жилка требует от вас выхода на новые рынки? В таком случае просто жизненно необходимо провести аудит ИС, ведь на рынках иных государств можно попасть в ситуацию, когда местные конкуренты попробуют оспорить принадлежность Вашей компании Ваших разработок.
Франчайзинг. Собираетесь развивать свой бизнес за счет подобного партнерства? Просто обезопасьте себя от потенциальных споров с третьими лицами, способными навредить Вашему бизнесу.
Немного о рисках
Отсутствие четкой системы управления интеллектуальной собственностью в организации может привести к конкретным неприятным последствиям как материальным, так и репутационным.
Финансовые риски
Предвосхищают юридические и заключаются в необходимости компенсировать обнаруженное «нарушение» «настоящему» правообладателю. В частности, «настоящий» правообладатель имеет право затребовать компенсацию:
в размере двукратной стоимости лицензии на ПО за каждую «неправомерно» реализованную лицензию;
или в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей за каждое из выявленных «нарушений» (например, за каждый рекламный баннер).
Приведем еще один пример — работникам вовремя не выплачивалось полагающееся им вознаграждение, из-за чего оно будет выплачено с учетом пени и в судебном порядке.
Юридические риски
Вы попросту можете потерять свои активы, когда компания вдруг обнаружит, что её разработки ей на самом деле не принадлежат, и права на их использование у нее нет. Из-за чего так может получить? Например, в договор с подрядчиком-разработчиком включили пункто том, что права на разработки остаются за подрядчиком. Или в связи с тем, что у компании не были верно оформлены отношения с сотрудниками, что привело к тому, что правообладателем разработок остался сотрудник лично, а не компания.
Репутация
Проблемы с ИМ могут сказаться на репутации бизнеса, особенно если успех Вашей компании связан с доверием к ней клиентов. Судебные споры, административные и уголовные процессы на тему «кто у кого украл» точно не смогут стать позитивным бэкграундом для репутации вашей компании.
3. Важные моменты
Интеллектуальная собственность может быть произведена следующими лицами:
а) штатным сотрудником (работником);
б) привлеченным подрядчиком.
Подобное деление имеет практический характер: если ИС создана сотрудником, то для сохранения за компанией прав на нее потребуется один набор документов, если ИС произведена подрядчиком, то — совершенно иной. Остановимся на этих два вариантах подробнее.
3.1. Интеллектуальная собственность создана штатными работниками
Когда сотрудник трудится в компании, связанной с интеллектуальной собственностью он создает служебные результаты интеллектуальной деятельности (Далее — служебные РИД)
Служебные РИД — это результаты интеллектуальной деятельности сотрудника, созданные в пределах его трудовых обязанностей, это программное обеспечение, базы данных, веб-сайты и интерфейсы, мобильные приложения, компьютерные игры, тексты, дизайн, музыка, видео, фотографии и др.
Почему важно оформлять служебные РИД?
Исключительные права (имущественные) на служебные РИД принадлежат работодателю, если по договору между ним и работником не предусматривается иное.
При этом имеется риск присвоения работником прав на служебное произведение, если документация у работодателя подготовлена неверно.
Приведем пример. В деле между работодателем и работником заключается трудовой договор, но в трудовых обязанностях не приписывалось создание программного обеспечения, отсутствовало служебное или техническое задание, не было актов приема-передачи, а также отдельного вознаграждения за служебные произведения. На этом основании суды приняли решения, что права на приложение принадлежат сотруднику, а не работодателю. В другом деле истец старался защитить свое исключительное право на снимки, но суды пришли к выводу, что из содержания трудового договора фотографа не следует, что исключительные права на фото принадлежат фирме, в связи с чем в иске было отказано.
Итог: Работодателю нужно правильно выстроить у себя документооборот со служебными РИД, чтобы служебные РИД были собственностью работодателя, а работник не смог присвоить их себе.
Какая нужна документация, чтобы сохранить права за работодателем?
Важно прописать в трудовом договоре следующие положения:
Работник создает РИД;
Порядок передачи РИД;
Выплата авторского вознаграждения.
Еще один вариант: внести положение о служебных произведениях, где оказать урегулирование отношений по служебным произведениям между работником и работодателем, ознакомить работников с подобным положением.
Создать положения о создании РИД работником в должностную инструкцию
Функционал специалиста:
Создает служебные произведения и иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные работником в связи с или в порядке выполнения своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, включая, без ограничений, техническую и коммерческую информацию, собранную или созданную Работником.
Не забывать ставить служебное задание работнику, чтобы имелась возможность подтвердить постановку этого задания
Речь идет о системе постановки заданий, электронной почте, мессенджерах, CRM-системе и тд.
Составить акт сдачи-приемки
Сотрудник передает готовый РИД работодателю.
Выплатить авторское вознаграждение
В случае, когда не выплачивается авторское вознаграждение, то работодатель не потеряет исключительное (имущественное) право на РИД. При этом у работника сохранится право на выплату авторского вознаграждения, которое он сможет взыскать в принудительном порядке через суд.
Утвердить приказом генерального директора
Положение о служебных РИД;
Должностную инструкцию для должностей работников, которые производят РИД;
Систему постановки заданий, электронные почты/мессенджеры, CRM-системы и и иные каналы постановки служебных заданий.
3.2. Интеллектуальная собственность создана по гражданско-правовым договорам
Исключительные (имущественные) права на созданные РИД по гражданско-правовым договорам принадлежат исполнителю, если в договоре между ним и заказчиком не прописано иное.
В связи с этим необходимо прописать в договоре положения, которые регулируют переход исключительного (имущественного) права от исполнителя к заказчику:
Нужно ввести в договор раздел об интеллектуальной собственности
В разделе нужно прописать следующее:
1.1. Переход исключительных прав от исполнителя к заказчику
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при исполнении настоящего Договора, принадлежат Заказчику.
1.2. Момент перехода исключительных прав от исполнителя к заказчику
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности возникает у Заказчика в момент создания такого результата.
1.3. Вознаграждение за передачу исключительного права:
В договорах на создание РИД имеет смысл указывать, что кроме стоимости работ (услуг) исполнителю достается также и вознаграждение за отчуждение исключительного права. Причем совершенно не обязательно подобное вознаграждение должно выплачиваться сверх стоимости работ (услуг).
Мы предлагаем следующую формулировку:
Вознаграждение Исполнителя за отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности составляет 5% от стоимости договора, включено в неё и отдельно не выплачивается.
Добавить в договор гарантии исполнителя заказчику о юридической чистоте
Исполнитель обязан гарантировать, что переданные им РИД не будут нарушать права третьих лиц и что в случае нарушения подобной гарантии исполнитель будет за это нести ответственность.
Пример формулировки: Исполнитель гарантирует и заверяет, что результаты выполнения работ (оказания услуг) по настоящему договору не будут нарушать интеллектуальные права третьих лиц, а также не потребуют получения каких-либо согласий (лицензий) третьих лиц. Данное условие является для заказчика существенным.
Передать РИД по акту сдачи-приемки
Важно индивидуализировать РИД в акте сдачи-приемки, а также передать от исполнителя к заказчику так, чтобы идентификация РИД не вызывала сомнений при возникновении спора. Иначе можно попасть в ситуацию, когда в случае спора суд придет к выводу о том, что стороны недостаточно подробно определили предмет договора, как, например, в этом деле музыканта против лейбла.
3.3. OpenSource
OpenSource — это компоненты, открытые для общего доступа. По данным отчета компании Synopsys (один из ведущих разработчиков ПО для проектирования электроники и в области искусственного интеллекта), 96% баз исходного кода содержат в себе OpenSource.
Компоненты OpenSource касаются следующих лицензий:
Пермиссивные (разрешительные): BSD, MIT, Apache и др.
Копилефтные (вирусные): General Public License (GPL), Lesser GPL, Mozilla Public License, Common Public License и др
Пермиссивные (разрешительные) — самые выгодные для разработчика. Подобные документы не накладывают на разработчика заметных ограничений по использованию продукта. Они могут содержать, к примеру, обязанность указывать на авторов OpenSource-компонента или наоборот, при продаже программных продуктов, которые содержат OpenSource-компонент, налагать запрет на использование имени разработчика.
Копилефтные (вирусные) лицензии, наоборот, подразумевают существенные ограничения. Они базируются на принципе взаимности: разработчик берет обязательство распространять модификации ПО на тех же условиях, на каких распространялась исходная программа.
То есть если компонент (часть кода) лицензирован на условиях GPL (вирусной лицензии) — это говорит о том, что весь итоговый (новый) продукт должен лицензироваться на условия GPL. При этом сам GPL запрещает производить возмездные продукты, а также требует от правообладателя раскрытия исходного кода продукта.
Это приводит к тому, что основной актив компании оказывается под запретом на коммерческую продажу лицензий. Именно в связи с этим важно учитывать ограничения копилефтных (вирусных) лицензий при разработке ПО.
3.4. ИС как нематериальный актив
Серьезное влияние на систему управления интеллектуальной собственностью в компании оказывает также и бухгалтерский учет нематериальных активов (НМА), так как он непосредственно связан со стоимостью активов компании и с ее финансовыми показателями.
В части учета НМА компании важно следить за учетной политикой и за иными локальными нормативными актами, в которых нужно обратить внимание на определение программ, которые подлежат такому учету, формированию их цены, определению срока полезного использования, порядку исчисления амортизации.
Также крайне рекомендуется присматривать и за тем, какие именно расходы составляют первоначальную стоимость актива — важно обратить внимание на то, что отнести возможно далеко не все расходы. Например, не капитализируются расходы на рекламу и на обучение персонала.
Обращаем внимание, что некорректное формирование первоначальной стоимости актива влечет за собой некорректное исчисление амортизации, а в свою очередь, это может повлечь доначисление по налогу на прибыль, штрафы и пени.
4. Выводы
Аудит нужен тем компаниям, которые зарабатывают на программном обеспечении, контенте, творческим коллективам;
Аудит интеллектуальной собственности в организации дает возможность сократить риски утраты активов компании;
Риски заключаются в потенциальной потере активов, штрафах за нарушение чужих интеллектуальных прав, доначислениях по налогу на прибыль, невозможности зарабатывать на своём продукте;
Важно помнить о возможной потере репутации компании.
